特許出願の手続き自体は、明細書の形式に整理すれば、弁理士でなくても行うことができますし、発明をたくさんしておられる方などは、ご自分で出願される方もいらっしゃいます。個人事業主としてプラスチック等の成型工場を営む山崎さんも、そのような一人でした。

山崎さんは、金属部材を一切使用しないステープラーを発明し、その明細書をご自分で書き上げて特許出願をしたのですが、特許庁から、このままでは特許の登録ができませんという事前通知にあたる「拒絶理由通知書」を受け取り、どうすればよいか途方に暮れて、当事務所に相談にお見えになりました。

「拒絶理由通知書」を子細に検討すると、山崎さんの発明は、発明の内容が明確でなく、また、発明に新規性・進歩性もないため、特許化することはできないというものでした。そこで、早速、山崎さんから出願書面を見せてもらい、私たちの方でも記載内容を確認してみました。

すると、確かに一部の発明に関して技術的な説明がやや不十分と思われる部分があり、山崎さんの発明内容が正しく審査官に伝わるような内容にはなっていませんでした。また、特許庁から送られてきた「引用文献」には、山崎さんの出願前に、すでに金属部材を用いないステープラーの基礎的なアイデアが開示されており、これを根拠に、山崎さんの発明には「進歩性や新規性がない」とされていました。

特許に関して私たちが良くご説明させて頂くのは、「特許権」というのは、「発明」そのものではなく、あくまで、出願書類である「明細書」に記載された内容に従って審査され、権利として設定されるものだということです。
したがって、どんなに素晴らしい発明であったとしても、明細書の記載が不十分であれば権利にはなりませんし、仮に権利になったとしても、明細書にその特許の「実際の市場で優位性がある部分」が明確にされていなければ、実際の事業には有益な効果はそれほどもたらせないということになります。

つまり、「発明」は純粋な研究の産物ですが、「特許権」は、先行技術との比較の中で、明細書にそれをどのように落とし込んで「権利を作る」かという、極めて経営的、戦略的な、実際のビジネスや市場を意識して行われる行為だということです。したがって、「良い発明」が必ずしも「良い特許」になるわけではないことを考えると、良い特許権を獲得するには、「良い発明家」と「よい出願代理人」の組み合わせが不可欠なのです。
私たちは、そういったことを山崎さんに説明した上で、あらためて、私たちの方で、その後の権利化の手続を行うことになりました。

教育関係の会社を経営する秋山社長が、新商品の知育玩具のサンプルをお持ちになって、当事務所にご相談に見えられたのは、秋口のことでした。秋山社長によると、その知育玩具は、秋山社長自らもデザインし、未就学児の幼児教育に使うことを前提に、自社の開発室で改良を重ねてやっと完成に至ったものだとのことでした。

ところが、この知育玩具の画像を、「近日中に発売予定」として会社のウェブサイトにアップしたところ、その形がＹ社の意匠権を侵害するとして、同社から販売中止を求める内容証明郵便が送られてきたとのことで、あわてて当事務所に相談にお見えになったのです。

秋山社長のお話では、この知育玩具は秋山社長以下開発室のメンバーも思い入れが強い商品である上、すでに発売に向けて量産も開始しているため、形を変更するとなると大きな損失になるので、できればこのまま発売していきたいとのことでした。

そこで、私たちはサンプルをお預かりし、Y社の意匠権の意匠公報に掲載されたY社の登録意匠と詳細に比較検討を重ねました。すると、確かに全体的なイメージはよく似ていると言えますが、一方で、細かい点においては違いも多くありました。また、知育玩具の意匠について過去の審査例、審判例を調査してみたところ、同じようにＹ社の登録意匠に一見似ているようにも見える他人の知育玩具の意匠が複数併存して登録を受けていることが分かりました。
つまり、全体的な形態やイメージが似ているとしても、詳細部分の形態が異なれば、特許庁も「非類似＝意匠権を侵害していない」と判断しているということです。このような併存状況と上記の特徴点を考慮すると、秋山さんの知育玩具とＹ社の登録意匠についても非類似、つまり秋山社長の新商品はY社の意匠権を侵害していないと判断される可能性も十分にあると考えられました。

こういった場合、このまま販売を開始して、もし訴えられた場合は裁判で「非類似＝意匠権を侵害していない」ということを主張して争うという方法もあるのですが、万一訴訟に負けた場合、販売中止やそれまでに販売して得られた利益分を損害賠償として取られてしまうといったリスクがあり、秋山社長も「そんな、イチかバチかみたいなことはできませんね。」と心配しておられました。

健康食品を製造販売している犬山食品の犬山社長は、自社製品を中国で販売することになったということで、初めての海外展開でもあったことから、当事務所にご相談に見えられました。中国では、Ａ社が販売代理店をしてくれて、中国国内での販売促進活動などを一手に引き受けてくれるということで、先方から提示された販売代理店契約書を見て欲しい、というのが当事務所にお越しになられたきっかけでした。

外国との取引においては、国内企業同士の契約とは異なり、仕様の特定、納品方法、代金決済の方法、アフターサービスの範囲、商品の輸出先国法令適合性の保証など、さまざまな点を検討しなければなりませんので、それらについて丁寧にアドバイスさせて頂きました。

その中で、私たちは、「商標は中国でも取得されていますよね？」と確認したところ、「いや、まだどれくらい売れるかわからないので、商標の件は、売れ行きが軌道に乗ってから考えようと思っています。」とのことでした。

こういったケースでは、商品の本格的な販売前であっても、展示会や越境ＥＣで試験的に販売しただけで、中国で勝手に他人に商標を出願されてしまい、以後、自社商品の展開ができなくなってしまうということがしばしば起きます。
さらにひどい例としては、販売代理店そのものが商標を出願してしまうということもあります。そうなると、こちらとしては、その販売代理店に卸さない限り中国では商品が販売できないことになりますので、販売代理店との条件交渉も相手のペースになってしまいますし、その後販売がうまくいった場合にも、販売代理店が勝手にこちらと関係のない商品を作って、同じブランドを付けて売ることも禁止できなくなるなどして、大きな混乱を呼ぶことが多いところです。

確かに、売れるかどうかわからないものに商標を出願するコストはもったいないという考えもわかりますが、一商標一区分であれば、登録費用まで入れてもせいぜい30万円台程度ですので、それだけの先行投資をする価値もないと考えるのであれば、まだ中国展開は早いのではないかというお話をしました。
その結果、犬山社長にも商標の重要性を理解して頂き、中国で商標出願をすることになりました。

しかし、次に問題となったのが、どの名前で商標出願するかということです。中国では、漢字そのままの商品名でも販売はできますが、読み方は日本の漢字とは異なりますので、漢字にアルファベットを併記するという表示形式をとることは難しいところです。しかし、漢字だけで取ってしまうと、その後近隣の非漢字圏の国への展開時にまた名前を変えなければならなくなってしまいます。そこで、私たちもご一緒にいろいろ議論した結果、海外展開は、アルファベット表記に統一することにして、その名前を商標登録することにしました。

ところが、アルファベットにするとしても、犬山食品の人気ブランドは、成分や用途ごとに約10種類のブランドに分かれてしまっており、それらを逐一出願すると、コストだけでもばかになりません。そこで、私たちの方から、「これらの商品名には共通するコア部分がありますので、これを冠ブランドとして登録し、この冠ブランドを統一の名前として、大々的に表示することにしてはどうでしょうか。そうすれば、登録する商標は一つだけですみます。」とご提案しました。